HC 4: Inhoud en omvang van het merkrecht

Wat is de centrale bepaling voor merkinbreuk bij Beneluxmerken?

Art. 2.20 BVIE, vooral lid 2 sub a tot en met d.

Wat is het verschil tussen een merkinbreukvordering en een nietigheidsvordering?

Art. 2.20 BVIE ziet op het verbieden van gebruik door derden; art. 2.28 BVIE betreft de geldigheid van een merkregistratie. Zij hebben andere voorwaarden en gevolgen.

Wat vergelijk je bij een inbreukvordering?

Het oudere merk zoals geregistreerd met het teken zoals de derde het feitelijk gebruikt.

Wat is de verhouding van art. 2.20 BVIE tot art. 6:162 BW?

Het merkenrecht laat mogelijke toepassing van het algemene onrechtmatigedaadsrecht onverlet, maar art. 6:162 BW creëert niet automatisch een ruimer exclusief merkrecht.

Wat is de wezenlijke functie van een merk?

De herkomstaanduidingsfunctie: waarborgen dat afnemers de commerciële herkomst van waren of diensten kunnen onderscheiden.

Wat houdt de kwaliteitsgarantiefunctie van een merk in?

Het publiek verbindt producten onder het merk met verantwoordelijkheid of controle voor een bepaalde kwaliteit door de betrokken onderneming.

Wat houdt de reclamefunctie van een merk in?

Het merk dient als middel om in reclame informatie over te brengen, aandacht te trekken en afnemers te overtuigen.

Wat houdt de investeringsfunctie van een merk in?

Het merk helpt de houder een reputatie op te bouwen of te behouden en klanten aan zich te binden.

Wat houdt de communicatiefunctie van een merk in?

Het merk draagt waarden, associaties en een merkbeeld over aan het publiek.

Welke vijf merkfuncties worden in HC4 onderscheiden?

Herkomstaanduidingsfunctie, kwaliteitsgarantiefunctie, reclamefunctie, investeringsfunctie en communicatiefunctie.

Waarom is het onjuist om art. 2.20 lid 2 sub a BVIE uitsluitend als bescherming tegen verwarring te beschrijven?

Bij dubbele identiteit kunnen ook andere relevante merkfuncties worden aangetast; afzonderlijk verwarringsgevaar is geen vereist element.

Wat is de kern van art. 2.20 lid 2 sub a BVIE?

Een identiek teken wordt voor identieke waren of diensten gebruikt, waarbij een relevante merkfunctie wordt of kan worden aangetast; verwarringsgevaar is geen afzonderlijke voorwaarde.

Wat is de kern van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE?

Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten dat bij het publiek gevaar voor directe of indirecte herkomstverwarring oplevert.

Wat is de kern van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE?

Bescherming van een bekend merk tegen gebruik van een identiek of overeenstemmend teken dat zonder geldige reden via een verband afbreuk aan of ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie oplevert.

Wat is de kern van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE?

Bescherming tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten wanneer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie ontstaat.

Welke inbreukgrond kan het specialiteitsbeginsel doorbreken en waarom?

Art. 2.20 lid 2 sub c BVIE, omdat een bekend merk onder voorwaarden ook tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten bescherming kan krijgen.

Wat zijn voor sub a, b en c de twee algemene gebruiksvoorwaarden uit HC4?

Gebruik in het economisch verkeer én gebruik voor waren of diensten.

Welk verschil in algemene gebruiksvoorwaarden heeft sub d ten opzichte van sub a-c?

Sub d betreft gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en neemt niet dezelfde algemene voorwaarde van gebruik in het economisch verkeer over.

Wat is het belangrijkste tentamenverschil tussen sub a en sub b?

Sub a vergt dubbele identiteit en relevante merkfunctieaantasting zonder afzonderlijk verwarringsvereiste; sub b staat bij identiteit of overeenstemming en identieke of soortgelijke waren op verwarringsgevaar.

Wat is het belangrijkste tentamenverschil tussen sub b en sub c?

Sub b vereist herkomstverwarring en identieke of soortgelijke waren; sub c vereist bekendheid, verband en afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel, zonder noodzakelijk verwarringsgevaar of soortgelijkheid.

Wat is het belangrijkste tentamenverschil tussen sub c en sub d?

Sub c ziet op merkgebruik in het economisch verkeer voor waren of diensten bij een bekend merk; sub d ziet op gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Welke handelingen noemt art. 2.20 lid 3 BVIE als voorbeelden van merkgebruik?

1. Het aanbrengen van het teken op waren of verpakkingen. 2. Waren onder het teken aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden. 3. Diensten onder het teken aanbieden of verrichten. 4. Waren onder het teken invoeren of uitvoeren. 5. Het teken als handels- of bedrijfsnaam of bestanddeel daarvan gebruiken. 6. Gebruik van het teken in zakelijke stukken en advertenties. 7. Gebruik van het teken in ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Wat is de kernregel van Google/Louis Vuitton over economisch verkeer?

Het gaat om gebruik in een commerciële handelsactiviteit gericht op economisch voordeel, niet om handelingen in de particuliere sfeer.

Moet een gebruiker daadwerkelijk winst uitkeren om in het economisch verkeer te handelen?

Nee. Een winstuitkering is geen algemene eis; ook een vereniging zonder winstoogmerk kan onder omstandigheden een marktactiviteit verrichten.

Waarom is een politieke of ideële organisatie niet per definitie buiten het economisch verkeer geplaatst?

De feitelijke activiteiten kunnen marktactiviteiten zijn, ook wanneer de organisatie zelf geen winst nastreeft; zie IKEA/Vlaams Belang.

Waarom hoeft gebruik 'voor waren of diensten' niet te betekenen dat de gebruiker zelf de producten produceert?

Ook refererend gebruik om de waren van een ander te identificeren kan merkenrechtelijk relevant gebruik voor waren of diensten zijn.

Wat waren de kenmerkende feiten van BMW/Deenik volgens HC4?

Een onafhankelijke garagehouder adverteerde als 'specialist in BMW' om aan te geven op welke auto's zijn diensten betrekking hadden.

Waarom is 'specialist in BMW' volgens BMW/Deenik mogelijk merkgebruik voor waren of diensten?

Omdat de garage het teken gebruikt om de herkomst van de auto's te identificeren waarop haar eigen reparatie- of onderhoudsdienst ziet.

Betekent refererend merkgebruik bij BMW/Deenik dat dit gebruik automatisch verboden is?

Nee. Eerst moet worden vastgesteld of het gebruik onder een inbreukgrond valt; vervolgens kunnen beperkingen zoals noodzakelijk en eerlijk refererend gebruik relevant zijn.

Waarom is de lijst van art. 2.20 lid 3 BVIE niet-limitatief?

De wet gebruikt 'met name'; ook andere relevante handelingen kunnen merkgebruik vormen.

Waarom levert een handeling uit art. 2.20 lid 3 BVIE niet automatisch merkinbreuk op?

Lid 3 noemt voorbeelden van gebruik; daarnaast moet een van de eigenlijke verbodsgronden van lid 2 zijn vervuld.

Welk arrest behandelt de mogelijke eigen merkaansprakelijkheid van een hybride onlineplatform?

Louboutin/Amazon, HvJ EU 22 december 2022, C-148/21 en C-184/21.

Welke situatie stond centraal bij Louboutin/Amazon?

Een platform presenteerde zowel eigen producten als aanbiedingen van externe verkopers op uniforme wijze en bood daarnaast eigen ondersteunende diensten aan.

Waarom kan een hybride marktplaats volgens Louboutin/Amazon zelf als gebruiker van een merk worden gezien?

Omdat de presentatie en diensten de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker de indruk kunnen geven dat de marktplaats de betrokken waren in eigen naam en voor eigen rekening aanbiedt.

Welke factoren zijn volgens HC4 relevant bij Louboutin/Amazon?

Uniforme presentatie van eigen en externe aanbiedingen, het platformlogo en aanvullende diensten zoals opslag en verzending.

Maakt elke online marktplaats automatisch eigen merkgebruik van alle aangeboden producten?

Nee. Eigen gebruik is afhankelijk van de wijze van presenteren en de concrete rol van het platform.

Waarom geldt uitsluitend technisch faciliteren niet vanzelf als eigen merkgebruik?

Omdat voor toerekening moet worden onderzocht of het platform of de dienstverlener het teken zelf gebruikt, niet slechts technisch handelingen van derden mogelijk maakt.

Wat leert IKEA/Vlaams Belang over de kwalificatie van politieke promotie als merkgebruik?

Politieke context sluit gebruik in het economisch verkeer of voor waren of diensten niet automatisch uit; concrete promotionele activiteiten kunnen daaronder vallen.

Waarom is de enkele verspreiding van een politiek programma niet automatisch gebruik voor waren of diensten?

Een politiek programma is niet als zodanig noodzakelijk een commerciële waar of dienst; de feitelijke promotieactiviteiten en marktcontext moeten worden onderzocht.

Wat zijn de cumulatieve hoofdvoorwaarden voor art. 2.20 lid 2 sub a BVIE?

Gebruik zonder toestemming in het economisch verkeer voor waren of diensten; identiek teken; identieke waren of diensten; relevante aantasting of mogelijke aantasting van een merkfunctie.

Wat is de identiteitstoets bij vergelijking van twee tekens?

Onderzoek of het gebruikte teken alle elementen van het ingeschreven merk zonder relevante wijziging reproduceert; zeer kleine onopvallende verschillen kunnen onder omstandigheden niet afdoen aan identiteit.

Zijn sterk op elkaar lijkende tekens automatisch identiek onder sub a?

Nee. Opvallende gelijkenis is niet hetzelfde als identiteit; bij relevante verschillen kan sub b of sub c passend zijn.

Wat doe je wanneer de tekens identiek zijn maar de waren slechts soortgelijk?

Sub a is dan niet zonder meer toepasselijk; onderzoek sub b en bij bekendheid eventueel sub c.

Wat doe je wanneer de waren identiek zijn maar het teken relevant verschilt?

Beoordeel sub b en eventueel sub c in plaats van automatisch dubbele identiteit aan te nemen.

Wat waren de hoofdfeiten in Arsenal/Reed?

Matthew Reed verkocht buiten het voetbalstadion niet-officiële sjaals en andere supportersartikelen met Arsenal-tekens terwijl Arsenal FC merkhouder voor onder meer kleding en sportartikelen was.

Welk argument gebruikte Reed om zijn gebruik te verdedigen?

Hij stelde dat de tekens louter supportersloyaliteit uitdrukten in plaats van als merk of herkomstaanduiding te functioneren.

Wat is de kernrechtsregel van Arsenal/Reed?

Een derde mag een identiek teken voor identieke waren niet zo gebruiken dat de wezenlijke herkomstfunctie van het merk wordt of kan worden aangetast.

Waarom kan de disclaimer aan Reeds marktkraam onvoldoende zijn?

Personen die de producten na aankoop zien kennen de disclaimer niet, zodat verwarring over een commerciële of economische band kan voortbestaan.

Wat wordt bedoeld met post-sale confusion in Arsenal/Reed?

Verwarring over de herkomst of economische verbondenheid wanneer derden de gemerkte goederen na de oorspronkelijke verkoop waarnemen.

Waarom sluit supportersloyaliteit in Arsenal/Reed de merkinbreuktoets niet uit?

Omdat het teken naast een uiting van steun ook de indruk van een commerciële of economische band kan oproepen en zo de herkomstfunctie kan aantasten.

Wat waren de kernfeiten van L'Oréal/Bellure?

Goedkope parfums met geuren en presentaties die verwezen naar bekende luxeparfums zoals Trésor en Miracle werden onder meer via vergelijkingslijsten met de luxeproducten verbonden.

Welke twee merkbeschermingsvragen stonden in L'Oréal/Bellure centraal?

Of bij dubbel-identiek gebruik ook aantasting van andere merkfuncties dan herkomst volstaat, en wanneer het profiteren van een bekend merk ongerechtvaardigd voordeel vormt.

Welke regel formuleert L'Oréal/Bellure over sub a?

Ook aantasting van een andere relevante merkfunctie dan de herkomstaanduidingsfunctie kan bij dubbel-identiek gebruik merkinbreuk ondersteunen.

Wat is de hoofdregel uit L'Oréal/Bellure over ongerechtvaardigd voordeel?

Meeliften kan bestaan wanneer de derde zonder overeenkomstige eigen inspanningen of vergoeding profiteert van aantrekkingskracht, reputatie en prestige van het bekende merk.

Welke aanvullende elementen zijn voor ongerechtvaardigd voordeel volgens L'Oréal/Bellure niet noodzakelijk?

Geen verwarringsgevaar, geen bewezen afbreuk aan onderscheidend vermogen en geen bewezen reputatieschade; ongerechtvaardigd voordeel is een zelfstandige variant.

Waarom is expliciet of impliciet reclame maken met 'imitatie van bekend merk' juridisch riskant?

Zulke reclame kan in strijd zijn met regels voor geoorloofde vergelijkende reclame en ongerechtvaardigd voordeel opleveren, zoals L'Oréal/Bellure laat zien.

Wat zijn de drie beoordelingsfasen bij art. 2.20 lid 2 sub b BVIE?

Fase 1: vergelijking van de tekens. Fase 2: identiteit of soortgelijkheid van waren en diensten. Fase 3: globale beoordeling van directe of indirecte herkomstverwarring.

Wat is de wettelijke kernformule van sub b?

Identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten, waardoor gevaar voor verwarring bestaat, ook indien dat het gevolg is van associatie.

Waarom is associatie in de tekst van sub b geen zelfstandige vierde inbreukgrond?

Volgens Puma/Sabel preciseert associatie het verwarringsbegrip; louter denken aan een ander merk zonder herkomstverwarring is onvoldoende.

Kan een zeer bekend ouder merk het volledige ontbreken van tekenovereenstemming onder sub b repareren?

Nee. Bekendheid kan in de globale beoordeling meewegen, maar kan de wettelijke eis van relevante tekenovereenstemming niet onbeperkt vervangen.

Kan sub b worden toegepast wanneer de waren of diensten helemaal niet identiek of soortgelijk zijn?

Nee. Onderzoek bij een bekend merk eventueel sub c, dat ook niet-soortgelijke waren kan omvatten.

Welk teken gebruik je als vergelijking bij een inbreukprocedure onder sub b?

Het oudere merk zoals ingeschreven en het teken zoals de derde het werkelijk gebruikt.

Welk teken gebruik je als vergelijking bij oppositie in plaats van een inbreukprocedure?

Het oudere merk en het jongere teken zoals aangevraagd.

Wat is de totaalindruk bij de merkenvergelijking?

De indruk van het merk als geheel op het relevante publiek, rekening houdend met onderscheidende en dominante bestanddelen.

Wat is het onvolmaakte herinneringsbeeld?

De onvolledige herinnering die de consument van een eerder waargenomen merk bewaart wanneer hij later het andere teken tegenkomt.

Wat houdt visuele overeenstemming tussen tekens in?

Overeenstemming in uiterlijk, letterbeeld, logo, kleuren, lay-out, vorm en algemene visuele indruk.

Wat houdt auditieve of fonetische overeenstemming in?

Overeenstemming in uitspraak, ritme, lettergrepen, klanken of klemtoon.

Wat houdt begripsmatige of conceptuele overeenstemming in?

Overeenstemming in de betekenis of het concept dat de gebruikte woorden of beelden bij het publiek oproepen.

Kan overeenstemming op slechts één van de drie vergelijkingsvlakken voldoende zijn om fase 1 te halen?

Onder omstandigheden wel, maar dat bewijst nog niet automatisch verwarringsgevaar in fase 3.

Waarom mag je bij vastgestelde auditieve gelijkenis niet meteen concluderen dat sub b is vervuld?

Ook de waren- of dienstensoortgelijkheid en de globale herkomstverwarring moeten nog worden getoetst.

Wat is het verschil tussen een dominant en een onderscheidend bestanddeel?

Dominant ziet op opvallendheid in de totaalindruk; onderscheidend ziet op de geschiktheid om herkomst aan te duiden. Beide eigenschappen hoeven niet samen te vallen.

Wat is de betekenis van een zwak beschrijvend bestanddeel in de merkenvergelijking?

Het telt mee in de totaalindruk, maar kan een beperktere bijdrage leveren aan de beschermingsomvang.

Mag je een samengesteld merk zonder meer reduceren tot één dominant onderdeel?

Nee. Dominante en onderscheidende elementen zijn relevant, maar het merk moet als geheel worden beoordeeld.

Hoe beoordeel je de verhouding tussen overeenkomsten en verschillen?

Aan de hand van wat in de totaalindruk werkelijk opvalt; aan overeenkomsten wordt niet per definitie meer gewicht toegekend.

Wat zijn de kernfeiten van Puma/Sabel?

SABEL vroeg een merk met een springend katachtig dier en het woord SABEL aan voor onder meer tassen, kleding en schoeisel; Puma verzette zich met haar oudere beeldmerk van een springende poema.

Wat is de kernrechtsregel uit Puma/Sabel over associatie?

Gevaar voor associatie is geen zelfstandig alternatief voor gevaar voor verwarring over commerciële herkomst of economische verbondenheid.

Wat is directe verwarring volgens de sub-b-toets?

De consument denkt dat het teken en het oudere merk op waren van dezelfde onderneming duiden.

Wat is indirecte verwarring volgens de sub-b-toets?

De consument denkt dat de aanbieders weliswaar verschillend kunnen zijn, maar commercieel of economisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via licentie, concern of submerk.

Wat is loutere associatie in eigenlijke zin?

De consument denkt bij het jongere teken aan het oudere merk maar weet dat de commerciële herkomst anders is en veronderstelt geen economische band.

Waarom kan een consument die aan een licentiehouder denkt wél relevant verward zijn?

Omdat hij een commerciële relatie met de merkhouder veronderstelt, ook als hij weet dat de producten niet letterlijk van dezelfde fabrikant komen.

Wat is volgens Puma/Sabel de methode voor de beoordeling van verwarringsgevaar?

Een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Welke omstandigheden zijn volgens Puma/Sabel relevant bij de globale verwarringstoets?

Tekenovereenstemming, soortgelijkheid van waren of diensten, onderscheidingskracht en bekendheid van het oudere merk, en de perceptie van het relevante publiek.

Wat is volgens Puma/Sabel de betekenis van onderscheidend vermogen van het oudere merk?

Een merk met sterke onderscheidingskracht geniet in beginsel een ruimere bescherming bij de beoordeling van verwarringsgevaar dan een zwak merk.

Wat is het procesrechtelijke resultaat van Puma/Sabel volgens de HC4-bron?

Het HvJ gaf een prejudiciële rechtsregel; de nationale rechter moest verwarringsgevaar in de concrete omstandigheden beoordelen.

Welk arrest noemt HC4 voor de factoren bij de soortgelijkheid van waren en diensten?

Canon, HvJ EG C-39/97.

Welke zes factoren noemt de HC4-samenvatting voor de soortgelijkheid van waren en diensten?

Aard, bestemming, gebruik, concurrerend karakter, complementair karakter, en verkoopkanalen en betrokken publiek.

Wat betekent 'complementair karakter' bij de warenvergelijking?

Of een voldoende functioneel en commercieel verband bestaat waardoor het publiek een samenhang in herkomst kan veronderstellen.

Waarom is complementariteit niet hetzelfde als 'beide producten kunnen samen worden gebruikt'?

Samen gebruik is niet automatisch juridisch relevante complementariteit; de commerciële en functionele verhouding moet concreet worden beoordeeld.

Welke rol spelen verkoopkanalen en het relevante publiek bij soortgelijkheid?

Zij kunnen onder concrete omstandigheden aanwijzingen voor of tegen een commercieel verband tussen de waren of diensten leveren.

Waarom zijn Nice-klassen geen vervanging van de soortgelijkheidstoets bij sub b?

De juridische soortgelijkheid berust op de concrete verhouding tussen waren en diensten; een administratieve klasse alleen beslist die vraag niet.

Waarom mag je de in de PowerPoint genoemde productvergelijkingen niet veralgemeniseren?

Het zijn voorbeelden van concrete beoordelingen; per nieuwe casus zijn alle relevante soortgelijkheidsfactoren opnieuw van belang.

Wat wordt bedoeld met de wisselwerking tussen factoren volgens Canon?

Een hoge mate van overeenstemming tussen tekens kan een lagere mate van waren-soortgelijkheid compenseren en omgekeerd, binnen de grenzen van de wettelijke vereisten.

Kan de wisselwerking volgens Canon de eis van enige soortgelijkheid van waren en diensten geheel wegnemen?

Nee. De wettelijke toepassingsvoorwaarden van sub b blijven gelden; de wisselwerking geldt binnen die grenzen.

Wat is intrinsiek onderscheidend vermogen van een ouder merk in de verwarringstoets?

De onderscheidingskracht die het teken uit zichzelf voor de betrokken waren of diensten bezit.

Hoe kan de onderscheidingskracht van een ouder merk groter worden?

Door gebruik en toenemende herkenning van het merk als herkomstaanduiding op de markt.

Waarom kan een fantasienaam onder sub b meer herkomstkracht hebben dan een beschrijvende term?

Een fantasienaam is doorgaans sterker geschikt om unieke commerciële herkomst aan te duiden dan een alledaags beschrijvend element.

Wat waren de feiten in Lloyd/Loint's?

Lloyd Schuhfabrik gebruikte het merk LLOYD voor schoenen; Klijsen Handel bracht schoenen op de markt onder LOINT'S. Er was discussie over klankgelijkenis ondanks visuele verschillen.

Wat is de kernrechtsregel uit Lloyd/Loint's over auditieve gelijkenis?

Auditieve overeenstemming alleen kan onder omstandigheden voldoende zijn voor verwarringsgevaar, afhankelijk van de andere relevante factoren.

Hoe omschrijft Lloyd/Loint's de relevante gemiddelde consument?

De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken productcategorie.

Waarom is de gemiddelde consument volgens Lloyd/Loint's niet altijd even oplettend?

Het aandachtsniveau kan naar productcategorie en aankoopomstandigheden verschillen, zoals bij impulsaankopen tegenover dure gespecialiseerde aankopen.