HC 3: Inschrijving en gebruiksverplichting

Wat betekent een attributief registratiestelsel in het merkenrecht?

Het exclusieve geregistreerde merkrecht wordt in beginsel door inschrijving verkregen; eerste gebruik alleen schept dat recht niet.

Wat is het onderscheid tussen een attributief en een declaratief registratiestelsel?

Attributief: inschrijving is vereist voor het ontstaan van het geregistreerde recht. Declaratief: het recht bestaat al door eerste gebruik en registratie bevestigt het.

Welke bepaling regelt hoe een Beneluxmerkrecht wordt verkregen?

Art. 2.2 BVIE: in beginsel door inschrijving van het merk.

Welke bepaling regelt de verkrijging van een Uniemerk?

Art. 6 UMVo: het Uniemerk wordt verkregen door inschrijving.

Waarom staat voorgebruik ondanks het attributieve stelsel juridisch niet buitenspel?

Voorgebruik kan relevant zijn voor inburgering, beoordeling van kwade trouw, bescherming van algemeen bekende merken en de feitelijke gebruikssituatie.

Welke uitzondering op de hoofdregel van registratie wordt in HC3 besproken?

Het algemeen bekende merk van art. 6bis Verdrag van Parijs (VvP).

Wat is de hoofdregel van art. 2.19 lid 1 BVIE?

Bescherming van een teken als merk kan in rechte in beginsel alleen worden ingeroepen op basis van een ingeschreven gedeponeerd merk, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Waarom is een 'algemeen bekend merk' niet zonder meer hetzelfde als een 'bekend merk' in andere inbreukregels?

Art. 6bis VvP ziet hier op bijzondere bescherming van een niet-ingeschreven algemeen bekend merk; een bekend merk kan in andere bepalingen ruimere bescherming wegens reputatie genieten.

Wat is het onderscheid tussen een depot en een inschrijving?

Depot is de aanvraag om merkbescherming; inschrijving is de registratie waardoor het geregistreerde recht ontstaat.

Wat moet de aanvrager bij een merkaanvraag in beginsel vermelden?

Het teken, de aangevraagde merksoort, de identiteit van de aanvrager en de waren of diensten waarvoor bescherming wordt verlangd.

Wat betekent de depotdatum?

De datum van de merkaanvraag, die in beginsel bepalend is voor de rangorde tussen concurrerende aanvragen en het begin van de tienjarige beschermingsduur.

Welk juridisch effect heeft de inschrijvingsdatum?

Op inschrijving berust de verkrijging van het geregistreerde merk; voor normaal gebruik geldt een afzonderlijke relevante registratiedatum voor de eerste vijfjaarstermijn.

Vanaf welk moment werkt een eenmaal ingeschreven Beneluxmerkrecht in beginsel terug?

Volgens de in HC3 genoemde boekstof geldt het recht op een eenmaal ingeschreven merk in beginsel vanaf de indiening van de aanvraag.

Welke datum is uitgangspunt voor de tienjarige geldigheidsduur van een Beneluxregistratie?

De aanvraagdatum, art. 2.9 BVIE.

Waarom mag je de eerste vijfjaarstermijn voor normaal gebruik niet automatisch op de depotdatum laten beginnen?

Omdat volgens de HC3-boekstof de eerste gebruikstermijn aan de toepasselijke relevante inschrijvingsdatum is gekoppeld.

Wie kan volgens HC3 merkhouder zijn?

Onder meer een natuurlijk persoon, rechtspersoon of stichting; ook gezamenlijke rechthebbenden zijn mogelijk.

Waarom is de waren- en dienstenlijst bij een depot essentieel?

Zij bepaalt het gevraagde beschermingsbereik en is later relevant voor oppositie, nietigheid, verval en bewijs van normaal gebruik.

Wat is de praktische betekenis van het specialiteitsbeginsel bij merkregistratie?

Een merk wordt beschermd in relatie tot bepaalde waren en diensten; registratie geeft niet automatisch een monopolie voor elke productcategorie.

Wat is de Nice-classificatie?

Een administratieve indeling van waren en diensten in klassen voor merkenregistraties.

Zijn waren in dezelfde Nice-klasse automatisch juridisch soortgelijk?

Nee. De Nice-classificatie is geen automatische soortgelijkheidstoets.

Kunnen waren uit verschillende Nice-klassen toch juridisch soortgelijk zijn?

Ja. Juridische soortgelijkheid hangt niet uitsluitend van de administratieve klassenindeling af.

Welke bepalingen eisen een duidelijke en nauwkeurige waren- en dienstenomschrijving?

Art. 2.5bis BVIE en art. 33 UMVo.

Wat is de norm voor de formulering van een waren- en dienstenlijst?

De omschrijving moet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn zodat derden en instanties het gevraagde beschermingsbereik kunnen vaststellen.

Waarom maakt registratie voor 'kleding' tegenover 'sokken' verschil in een niet-gebruikprocedure?

De omvang van de registratie bepaalt welke waren en mogelijke zelfstandige subcategorieën voor behoud of gedeeltelijk verval moeten worden beoordeeld.

Welke bepaling regelt in het BVIE de merkaanvraag of het depot?

Art. 2.5 BVIE.

Wat betekent internationale voorrang bij merkregistratie?

Onder voorwaarden kan een latere aanvraag voor rangorde teruggrijpen op de datum van een eerdere buitenlandse aanvraag.

Welke bepalingen zijn relevant voor internationaal voorrangsrecht?

Art. 4 Verdrag van Parijs en art. 2.6 BVIE.

Welke termijn geldt in beginsel voor internationale merkvoorrang?

Zes maanden na de eerdere relevante merkaanvraag.

Welke voorwaarden staan centraal bij een beroep op internationale merkvoorrang volgens HC3?

Een eerdere geschikte buitenlandse merkaanvraag, een tijdig later depot voor hetzelfde merk en de betrokken waren, en een beroep volgens de voorgeschreven formaliteiten.

Wat is het verschil tussen internationale voorrang en senioriteit?

Voorrang laat onder voorwaarden een eerdere buitenlandse aanvraagdatum meetellen; senioriteit houdt onder voorwaarden een oudere nationale of Beneluxpositie via een Uniemerk in stand.

Welke instantie beheert de inschrijving van Beneluxmerken?

Het BOIP, ook aangeduid als BBIE, voor Nederland, België en Luxemburg.

Welke instantie beheert Uniemerken?

Het EUIPO voor het gebied van de Europese Unie.

Hoe lang duurt een Benelux- of Uniemerkregistratie in beginsel?

Tien jaar, telkens met tien jaar te vernieuwen.

Wat is volgens de HC3-samenvatting de oppositietermijn voor een Beneluxaanvraag?

Twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag.

Wat is volgens de HC3-samenvatting de oppositietermijn voor een Uniemerkaanvraag?

Drie maanden vanaf de publicatie van de aanvraag.

Wat is het Madridsysteem bij merken?

Een internationale registratieroute voor bescherming in aangewezen landen of gebieden, niet één automatisch wereldwijd merkrecht.

Wat zijn de zes hoofdfasen van een merkinschrijvingsprocedure volgens HC3?

Aanvraag/depot; formele toetsing; absolute toetsing; publicatie; mogelijke oppositie; inschrijving of definitieve weigering.

Wat is het doel van publicatie van een merkaanvraag?

Derden kunnen kennisnemen van de aanvraag en, waar de wet dat toestaat, tijdig oppositie instellen.

Wat kan het BOIP op grond van art. 2.11 BVIE doen?

Een aanvraag geheel of gedeeltelijk weigeren op absolute gronden.

Wat gebeurt er doorgaans bij een voorgenomen absolute weigering door het BOIP?

De aanvrager krijgt in beginsel de redenen en gelegenheid om te reageren voordat een gemotiveerde definitieve beslissing volgt.

Garandeert formele acceptatie van een aanvraag dat geen oudere merkrechten bestaan?

Nee. Het BOIP verricht niet noodzakelijk een volledige ambtshalve clearance van alle conflicten met oudere rechten.

Wat is de hoofdvraag bij een absolute weigeringsgrond?

Is het teken als zodanig voor de betrokken waren of diensten op grond van het merkenrecht toelaatbaar?

Wat is de hoofdvraag bij een relatieve weigeringsgrond?

Botst de jongere aanvraag met een toepasselijk ouder recht?

Welke bepalingen regelen absolute versus relatieve gronden in het BVIE?

Art. 2.2bis BVIE (absoluut) en art. 2.2ter BVIE (relatief).

Welke bepalingen regelen absolute versus relatieve gronden bij Uniemerken?

Art. 7 UMVo (absoluut) en art. 8 UMVo (relatief).

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub a BVIE?

Weigering van tekens die niet voldoen aan de vereisten om een merk te kunnen vormen.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub b BVIE?

De absolute weigeringsgrond voor merken die ieder onderscheidend vermogen missen.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE?

De absolute weigeringsgrond voor beschrijvende tekens en benamingen voor de betrokken waren of diensten.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub d BVIE?

De absolute weigeringsgrond voor tekens die gebruikelijk zijn geworden in gangbaar taalgebruik of bonafide handelsverkeer.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE?

Bijzondere uitsluitingen voor vormen of andere kenmerken die door de aard van de waar, een technische uitkomst of wezenlijke waarde zijn bepaald.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub f BVIE?

Weigering wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden.

Wat regelt art. 2.2bis lid 1 sub g BVIE?

Weigering van merken die het publiek kunnen misleiden over kenmerken van de waren of diensten.

Welke onderwerpen vallen volgens HC3 onder art. 2.2bis lid 1 sub h tot en met l BVIE?

Bijzondere uitsluitingen, onder meer betreffende bepaalde officiële tekens, geografische aanduidingen en beschermde namen.

Kunnen absolute gronden sub b en sub c tegelijk van toepassing zijn?

Ja. Een beschrijvend teken mist voor de betrokken waren vaak ook onderscheidend vermogen, maar het zijn zelfstandige gronden.

Welke hoofdgevallen noemt HC3 bij de relatieve gronden?

Identieke tekens voor identieke waren/diensten; verwarringsgevaar bij overeenstemming; oudere bekende merken onder wettelijke voorwaarden; andere aangewezen oudere rechten.

Welke factoren staan centraal bij de verwarringsgevaargrond als relatieve grond?

De identiteit of overeenstemming van tekens, identiteit of soortgelijkheid van waren/diensten en het gevaar dat het publiek zich over herkomst vergist.

Wat kan een ouder bekend merk onder voorwaarden beschermen via een relatieve grond?

Tegen ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat oudere merk.

Wat is oppositie in het merkenrecht?

Een procedure waarin een oudere rechthebbende zich binnen de termijn verzet tegen een gepubliceerde jongere merkaanvraag.

Welk wetsartikel vormt de grondslag voor oppositie in het BVIE?

Art. 2.14 BVIE.

Welke BVIE-bepalingen noemt HC3 bij het verloop van oppositie en gebruiksbewijs?

Art. 2.16 en 2.16bis BVIE.

Welk UMVo-artikel noemt HC3 bij gebruiksbewijs in oppositie?

Art. 47 UMVo.

Wat gebeurt er met het merkrecht na tijdige vernieuwing?

De registratie loopt in beginsel weer tien jaar door, zonder wettelijk vast maximumaantal verlengingen.

Maakt vernieuwing een oorspronkelijk nietige merkinschrijving automatisch geldig?

Nee. Een nietigheidsgrond wordt niet door loutere verlenging weggenomen.

Kan een vernieuwd merk alsnog vervallen wegens niet-gebruik?

Ja. Vernieuwing ontslaat de merkhouder niet van de gebruiksverplichting.

Mag een merkhouder bij gewone vernieuwing het geregistreerde teken wezenlijk veranderen?

Nee. Een wezenlijk ander teken kan een nieuwe aanvraag vereisen; gebruik in licht afwijkende vorm is een afzonderlijk vraagstuk.

Casus: een oudere merkhouder komt na publicatie tijdig op tegen een verwarringwekkend jonger teken. Welke route past daarbij?

Oppositie op basis van een toepasselijke relatieve grond in art. 2.2ter BVIE, met de oppositieprocedure van art. 2.14 e.v. BVIE.

Wat is de kern van de beschrijvingsgrond van art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE?

Een teken dat in de handel kan dienen om kenmerken van de betrokken waren of diensten te beschrijven, is op deze absolute grond in beginsel niet registreerbaar.

Waarom speelt het vrijhoudingsbelang bij beschrijvende tekens?

Concurrenten moeten gewone aanduidingen van productkenmerken kunnen blijven gebruiken zonder daarop rustende ongerechtvaardigde exclusieve merkclaims.

Waarom moet je beschrijvendheid in de concrete waren- en dienstencontext toetsen?

Hetzelfde woord kan in de ene productcategorie een beschrijving vormen en in een andere categorie onderscheidend of fantasievol zijn.

Waarom moet je bij een samengesteld woordmerk zowel de delen als het geheel beoordelen?

Afzonderlijk beschrijvende bestanddelen kunnen samen beschrijvend blijven, maar een onverwachte of paradoxale totaalbetekenis kan de beoordeling veranderen.

Wat is de verhouding tussen beschrijvendheid en ontbreken van onderscheidend vermogen?

Beschrijvendheid (sub c) en ontbreken van onderscheidend vermogen (sub b) zijn zelfstandige gronden die vaak tegelijk aan de orde zijn.

Welke mogelijkheid biedt art. 2.2bis lid 3 BVIE bij bepaalde absolute gronden?

Een teken dat wegens sub b, c of d aanvankelijk niet registreerbaar is, kan onder voorwaarden door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen: inburgering.

Waarom maakt langdurig gebruik van een bedrijfsnaam nog niet dat een specifiek productteken is ingeburgerd?

Inburgering vereist bewijs dat het relevante publiek juist het concrete aangevraagde teken als commerciële herkomstaanduiding herkent.

Welk arrest uit HC3 betreft een beschrijvende combinatie voor huisdierproducten en een beroep op inburgering?

BenGH Pet's Budget (15 juni 2020, C 2019/6/9).

Wat was het aangevraagde teken in Pet's Budget?

PET'S BUDGET, voor verschillende huisdierproducten in de klassen 3, 5, 18, 20, 21 en 31.

Waarom weigerde het BOIP PET'S BUDGET aanvankelijk?

Wegens beschrijvendheid en gebrek aan onderscheidend vermogen voor de betrokken huisdierproducten.

Welke opvallende regel staat in r.o. 66 van Pet's Budget volgens de HC3-samenvatting?

Het is niet noodzakelijk dat het publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een productkenmerk in het teken herkent om de beschrijvingsgrond relevant te achten.

Waarom werd PET'S BUDGET als geheel beschrijvend beoordeeld?

Het geheel kon worden begrepen als een aanduiding van goedkope of voordelige producten voor huisdieren, zonder voldoende afwijkende totaalbetekenis.

Waarom maakte de apostrof-s het teken PET'S BUDGET volgens het Hof niet onderscheidend?

Die eenvoudige taalkundige toevoeging wijzigde de beschrijvende totaalindruk onvoldoende.

Wat benadrukt r.o. 77 van Pet's Budget volgens de samenvatting?

Het vrijhoudingsbelang: andere aanbieders moeten voordelige waren voor huisdieren met gewone marktinformatie kunnen beschrijven.

Waarom slaagde het beroep op inburgering in Pet's Budget niet?

De stukken bewezen onvoldoende dat het relevante publiek PET'S BUDGET zelf voor de betrokken waren als herkomstaanduiding herkende.

Welke soorten gegevens kunnen relevant zijn voor bewijs van inburgering volgens Pet's Budget?

Onder meer marktaandeel, duur en intensiteit van merkgebruik, reclame-investeringen, publieksherkenning en verklaringen uit de sector.

Wat was de uitkomst van Pet's Budget?

Het beroep werd verworpen; weigering wegens sub b en sub c bleef in stand en inburgering was niet voldoende aangetoond.

Welke procedurele beslissing was voorafgegaan aan het beroep in Goodbye Yellow?

Het BOIP had de inschrijving voor de betrokken waren gedeeltelijk nietig verklaard.

Wat was de rechtsvraag in Goodbye Yellow?

Of GOODBYE YELLOW de werking, bestemming of een ander kenmerk van cosmetische producten beschreef en daardoor onderscheidend vermogen miste.

Welke maatstaf formuleert Goodbye Yellow in r.o. 43 volgens de samenvatting?

Het woordteken is beschrijvend bij een voldoende direct en concreet verband met de betrokken waren, zodat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een kenmerk herkent.

Waarom werd GOODBYE YELLOW beschrijvend geacht?

Het teken vertelde het publiek rechtstreeks over het beoogde resultaat of de bestemming van de cosmetische producten, in plaats van primair over de commerciële herkomst.

Moest in Goodbye Yellow vaststaan dat de cosmetica werkelijk iedere vorm van vergeling verwijderde?

Nee. De beschrijvendheidstoets richt zich op wat het publiek als producteigenschap of bestemming uit het teken begrijpt.

Wat was het resultaat in Goodbye Yellow?

Het beroep werd verworpen; gedeeltelijke nietigheid wegens beschrijvendheid en gebrek aan onderscheidend vermogen bleef in stand.

Welk arrest behandelt de mogelijke anti-beschrijvende betekenis van een paradoxaal woordmerk?

Hof Den Haag Impossible Burger (12 april 2022).

Wat was het aangevraagde teken in Impossible Burger?

IMPOSSIBLE BURGER.

Welke paradoxale totaalbetekenis zag het hof in IMPOSSIBLE BURGER?

Een 'onmogelijke burger' of 'burger die niet bestaat', wat niet rechtstreeks een concreet productkenmerk beschrijft.

Waarom aanvaardde het hof Nestlé's lovende uitleg niet als beslissende beschrijving?

Er was onvoldoende aannemelijk dat consumenten het hele teken direct als beschrijving van zo'n productkenmerk zouden opvatten.

Wat is het belangrijkste verschil tussen Goodbye Yellow en Impossible Burger?

GOODBYE YELLOW duidt volgens de uitspraak direct het beoogde effect aan; IMPOSSIBLE BURGER heeft volgens de uitspraak juist geen onmiddellijke concrete beschrijvende betekenis.

Wat is de expliciete bronnuance bij vergelijking van Pet's Budget, Goodbye Yellow en Impossible Burger?

Pet's Budget r.o. 66 verwerpt de noodzaak van onmiddellijk verband; Goodbye Yellow en Impossible Burger spreken juist over een voldoende direct verband. De samenvatting geeft geen vaststaande algemene verzoeningsregel.

Welk arrest is het voorgeschreven arrest over goede zeden en een vulgaire filmtitel?

HvJ EU Fack Ju Göhte (27 februari 2020, C-240/18 P).

Wat waren de feiten in Fack Ju Göhte?

Constantin Film vroeg de succesvolle Duitse filmtitel FACK JU GÖHTE als Uniemerk aan; EUIPO weigerde wegens goede zeden en het Gerecht bevestigde dat aanvankelijk.

Welke omstandigheden wezen in Fack Ju Göhte op mogelijke maatschappelijke acceptatie van de titel?

Het grote filmsucces, het ontbreken van evidente brede controverse, toegankelijkheid voor jonge kijkers en pedagogisch gebruik door het Goethe-Institut.

Waarom kan de betekenis van een Engelse grove uitdrukking in Duitsland verschillen van die in een Engelstalige omgeving?

De culturele en taalkundige context kan de gevoelswaarde en perceptie van het teken beïnvloeden.

Casus: een merk met een schuttingwoord is populair in een film en veroorzaakt nauwelijks ophef. Welke toets voer je uit?

Fack Ju Göhte: beoordeel vanuit een redelijk persoon met gemiddelde tolerantie de concrete maatschappelijke context en de vrijheid van meningsuiting; grofheid is niet automatisch voldoende.