HC 5: Beperkingen van het merkrecht

Wat is het uitgangspunt wanneer je art. 2.23 BVIE in een casus toepast?

Onderzoek eerst of het handelen binnen een mogelijk verbodsrecht van art. 2.20 BVIE valt en pas daarna een beperking.

Welke twee hoofdroutes behandelt HC5?

Beperkingen in eigenlijke zin van art. 2.23 leden 1 en 2 BVIE en EER-uitputting van art. 2.23 lid 3 BVIE.

Waarom is niet iedere informatieve vermelding van een merk automatisch toegestaan?

Omdat de aangevoerde wettelijke beperking aan haar eigen voorwaarden moet voldoen en de presentatie bijvoorbeeld niet onloyaal mag zijn.

Welke bepaling bevat de beperking voor naam en adres van een natuurlijke persoon?

Art. 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Welke bepaling bevat de beperking voor niet-onderscheidende en beschrijvende aanduidingen?

Art. 2.23 lid 1 sub b BVIE.

Welke bepaling bevat de beperking voor identificerend en refererend merkgebruik?

Art. 2.23 lid 1 sub c BVIE.

Welke bepaling beschermt onder voorwaarden een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis?

Art. 2.23 lid 2 BVIE.

Welke bepaling bevat de EER-uitputtingsregel?

Art. 2.23 lid 3 BVIE.

Wat is de gemeenschappelijke voorwaarde bij art. 2.23 lid 1 sub a tot en met c BVIE?

Het gebruik moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Wat is de aanvullende toets bij art. 2.23 lid 3 BVIE nadat EER-uitputting is vastgesteld?

Of de merkhouder gegronde redenen heeft om zich alsnog tegen verdere verhandeling te verzetten.

Welke kenmerken van een uiting kunnen volgens HC5 wijzen op misleidende officiële verbondenheid?

Een prominent merklogo en dealerachtige vormgeving en claims van autorisatie en onduidelijke eigen identificatie.

Wat is de loyaliteitsverplichting bij de eerlijke gebruiken?

De derde moet rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder zonder legitieme concurrentie onmogelijk te maken.

Wat is het verschil tussen eerlijke gebruiken en gegronde redenen?

Eerlijke gebruiken begrenzen gebruik onder art. 2.23 lid 1 BVIE en gegronde redenen laten de merkhouder ondanks uitputting onder lid 3 optreden.

Wat is het verschil tussen een geldige reden en een gegronde reden in HC5?

Een geldige reden is een mogelijk verweer van de derde bij art. 2.20 lid 2 sub c of d BVIE en een gegronde reden is een uitzondering voor de merkhouder bij uitputting.

Welk arrest uit de boekbespreking maakt duidelijk dat een geldige reden ook subjectieve belangen kan omvatten?

Leidseplein Beheer/Red Bull of Bulldog/Red Bull.

Wat is de centrale vraag wanneer een bekend merk als keyword wordt gebruikt om een serieus alternatief aan te bieden?

Of sprake is van gezonde en eerlijke mededinging zonder loutere imitatie of verwatering of aantasting van de merkfuncties.

Welke uitspraak wordt in het boek gekoppeld aan het aanbieden van alternatieven via keywords?

Interflora.

Waarom betekent het gebruik van iemands eigen voornaam niet vanzelf een geldige reden bij een bekend merk?

De belangenafweging mag geen afbreuk doen aan de wezenlijke herkomstfunctie van het oudere merk.

Welke uitspraak noemt het boek bij gebruik van de voornaam Kenzo?

Tsujimoto over KENZO.

Wat beschermt de wezenlijke functie van een merk in HC5 vooral?

De garantie dat waren van een bepaalde commerciële herkomst onder verantwoordelijkheid van één onderneming worden aangeboden.

Wat bedoelt HC5 met een getrapte juridische toets?

Eerst potentiële inbreuk en daarna de juiste wettelijke beperking en ten slotte alle specifieke voorwaarden daarvan.

Welke vraag stel je bij een onafhankelijke reparateur die 'BMW-reparaties' aanbiedt?

Of het verwijzend gebruik onder art. 2.23 lid 1 sub c BVIE valt en eerlijk wordt gepresenteerd.

Welke vraag stel je bij een handelaar die originele al in de EER verhandelde BMW's opnieuw verkoopt?

Of art. 2.23 lid 3 BVIE de merkrechten voor die concrete exemplaren heeft uitgeput.

Wat onderscheidt een aanspraak op art. 2.23 lid 2 BVIE van de drie gronden in lid 1?

Lid 2 heeft zelfstandige voorwaarden voor een erkend ouder plaatselijk recht en bevat niet dezelfde algemene expliciete eerlijkheidsclausule.

Wat beschermt art. 2.23 lid 1 sub a BVIE?

Het eerlijke gebruik in het economisch verkeer van de naam of het adres van een derde die een natuurlijk persoon is.

Welk persoonsvereiste bevat de naam- en adresbeperking?

De derde moet een natuurlijk persoon zijn en niet slechts een rechtspersoon.

Welke bijkomende voorwaarde geldt voor het gebruik van een echte eigennaam volgens art. 2.23 lid 1 sub a BVIE?

Het gebruik moet overeenstemmen met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Waarom is een identieke eigennaam geen onbeperkte vrijbrief om een geregistreerd merk te gebruiken?

Omdat een bepaalde presentatie als merk of handelsnaam kan functioneren en een ongeoorloofde herkomstsuggestie kan wekken.

Welke uitspraak uit HC5 behandelt het gebruik van een eigen persoonsnaam op kleding?

Rb. Den Haag McGregor/Adidas van 10 augustus 2018.

Welke concrete vormgeving maakte de naamuitdrukking in McGregor/Adidas verdacht?

De voornaam Conor was klein en anders gekleurd terwijl McGregor op het kledingstuk dominant zichtbaar was.

Waarom was de positionering van 'McGregor' op de rug relevant?

Omdat het brede publiek na aankoop het teken als kledingmerk kon ervaren zonder onmiddellijk aan de sporter te denken.

Wat was volgens de collegeslides het oordeel over het concrete naamgebruik in McGregor/Adidas?

Het werd wegens de gekozen presentatie niet als gebruik volgens eerlijke gebruiken aangemerkt.

Welke rechtsregel moet je onthouden bij McGregor/Adidas?

Waarheidsgetrouw gebruik van een persoonsnaam kan toch onloyaal zijn als de presentatie de verkeerde commerciële herkomst suggereert.

Welke post-sale nuance toont McGregor/Adidas?

Ook de waarneming van kleding na aankoop is relevant wanneer het vermeend eerlijke naamgebruik op een oudere merkpresentatie lijkt.

Casus: Sam Lennox plaatst groot 'LENNOX' op de rug van kleding en zijn voornaam klein in de nek. Wat toets je?

Art. 2.23 lid 1 sub a BVIE met McGregor/Adidas: de werkelijke eigennaam rechtvaardigt geen misleidende merkindruk.

Wat regelt art. 2.23 lid 1 sub b BVIE?

De beperking voor eerlijk gebruik van tekens zonder onderscheidend vermogen en van aanduidingen van kenmerken van waren of diensten.

Welke soorten productkenmerken noemt sub b expliciet volgens HC5?

Soort en hoedanigheid en hoeveelheid en bestemming en waarde en herkomst en tijdstip van vervaardiging of dienstverlening en overige kenmerken.

Wat is de verhouding tussen art. 2.2bis sub c en art. 2.23 lid 1 sub b BVIE?

Art. 2.2bis betreft beschrijvendheid als registratieweigeringsgrond en art. 2.23 beperkt het recht tegen beschrijvend gebruik na registratie.

Waarom is een beroep op sub b niet automatisch gegrond zodra een woord een beschrijvende betekenis heeft?

Omdat ook de feitelijke functie en context van het gebruik en de eerlijke gebruiken moeten worden onderzocht.

Welke uitspraak uit HC5 gaat over de merknamen GERRI en KERRY SPRING?

HvJ EG Gerolsteiner Brunnen/Putsch van 7 januari 2004.

Welke rechtsregel volgt uit Gerolsteiner/Putsch over klankovereenkomst?

Enige fonetische overeenstemming met een merk maakt een waarheidsgetrouwe geografische herkomstaanduiding niet automatisch onverenigbaar met eerlijke gebruiken.

Welke beoordeling verlangt Gerolsteiner/Putsch voor geografisch beschrijvend gebruik?

Een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden waaronder de flesvorm en etikettering en daadwerkelijke herkomst.

Welke uitspraak uit HC5 betreft de term 'Kettle Cooked' op chips?

Hof Den Haag Kettle Foods/Intersnack van 15 juli 2014.

Wat was de eerste vraag die het hof in Kettle Foods/Intersnack moest beantwoorden?

Of consumenten 'Kettle Cooked' op de betrokken verpakking als merk of als beschrijvende productinformatie waarnemen.

Waarom speelde de prominente aanwezigheid van CHIO een belangrijke rol?

Omdat consumenten die al een duidelijk merk zien de andere woorden eerder als informatie over het product kunnen opvatten.

Welke conclusie trok het hof volgens de HC5-bron over merkgebruik?

De consument vatte 'Kettle Cooked' niet op als herkomstaanduiding en daarmee niet als relevant merkgebruik.

Welke alternatieve beoordeling gaf het hof volgens HC5 bij de eerlijke gebruiken?

De beschrijvende aanduiding op de CHIO-verpakking was bovendien in overeenstemming met eerlijke gebruiken.

Wat leert Kettle Foods/Intersnack over de volgorde van je tentamencasus?

Stel eerst vast of er wel relevant merkgebruik en inbreuk is voordat je een beperking onder art. 2.23 BVIE uitwerkt.

Casus: op CHIO-chips staat naast het grote CHIO-logo 'Kettle Cooked'. Welke regel pas je toe?

Onderzoek eerst de herkomstfunctie van de aanduiding en betrek vervolgens de beschrijvende bestemming en eerlijke gebruiken uit sub b.

Wat is het verschil tussen Gerolsteiner/Putsch en Kettle Foods/Intersnack?

Gerolsteiner focust op eerlijke geografische aanduiding ondanks klankovereenkomst en Kettle focust eerst op de vraag of bereidingswoorden wel merkgebruik zijn.

Wat houdt refererend merkgebruik in bij art. 2.23 lid 1 sub c BVIE?

Een derde gebruikt andermans merk ter identificatie van of verwijzing naar waren en diensten als die van de merkhouder.

Wat is de gemeenschappelijke grens aan refererend gebruik onder lid 1 sub c?

Het gebruik moet voldoen aan eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Wat is het verschil tussen refererend merkgebruik en een teken als eigen productmerk aanbrengen?

Verwijzend gebruik identificeert andermans producten terwijl eigen merkgebruik kan suggereren dat de derde zelf onder dat merk aanbiedt.

Wat is de verhouding tussen de oudere formulering van sub c en de huidige tekst?

De oudere formulering benadrukte noodzaak voor de bestemming terwijl de huidige tekst ook identificerend en verwijzend gebruik ruimer benoemt.

Wat betekent 'nodig' in het klassieke arrest Gillette/LA-Laboratories?

Het gebruik is in de praktijk het enige middel om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming.

Wat is de eerste feitelijke controle bij een compatibiliteitsvermelding?

Of het product daadwerkelijk compatibel is met de genoemde waren van de merkhouder.

Welk klassiek arrest behandelt de onafhankelijke BMW-garage?

HvJ EG BMW/Deenik van 23 februari 1999.

Wat waren de kernfeiten in BMW/Deenik?

De onafhankelijke garagehouder Deenik verkocht tweedehands BMW's en repareerde BMW's maar maakte geen deel uit van het officiële dealernet.

Waarom kon de reclame van Deenik als merkgebruik gelden?

De BMW-aanduiding identificeerde de herkomst van de auto's waarop zijn diensten betrekking hadden.

Welke beperking is voor de reparatiediensten in BMW/Deenik centraal?

Art. 2.23 lid 1 sub c BVIE voor verwijzend merkgebruik om de bestemming van de dienst aan te duiden.

Welke tweede route kwam naast refererend gebruik in BMW/Deenik aan de orde?

Uitputting bij het aanbieden en doorverkopen van originele BMW-auto's die rechtmatig in de EER waren verhandeld.

Welk criterium begrenst zowel reparatierclame als doorverkoopreclame in BMW/Deenik?

De reclame mag niet ten onrechte een commerciële band of officiële autorisatie suggereren.

Wat is de principiële uitkomst van BMW/Deenik?

Een onafhankelijke specialist mag in beginsel het merk noemen om zijn diensten of echte tweedehandsproducten aan te duiden mits hij geen valse officiële band suggereert.

Wat is het precieze onderscheid tussen 'BMW SERVICE OFFICIAL' en 'Wij repareren BMW-auto's'?

De eerste tekst kan officiële verbondenheid suggereren terwijl de tweede in beginsel informatieve referentie naar de dienst is.

Casus: een zelfstandige garage zet het officiële BMW-logo in de kop van 'BMW authorized repair'. Welke maatstaf?

BMW/Deenik: de tekst en vormgeving kunnen ten onrechte een officiële commerciële band wekken.

Welk Nederlands collegearrest betreft gebruik van Porsche in de handelsnaam van een onafhankelijke specialist?

Hof Den Haag Porsche/Van den Berg van 15 januari 2013.

Welke uitingen gebruikten Van den Berg en zijn onderneming volgens HC5?

Onder meer 'Porschespecialist Van den Berg' en 'Porsche Van den Berg' en de domeinnaam porschespecialist.nl.

Wat was het verschil tussen BMW/Deenik en de betwiste presentatie in Porsche/Van den Berg?

BMW/Deenik staat informatieve specialisatie toe en Porsche/Van den Berg laat zien dat prominente Porsche-branding toch onloyaal kan zijn.

Waarom werkte de disclaimer in Porsche/Van den Berg onvoldoende?

Die stond dermate laag op de pagina dat hij de misleidende overheersende presentatie niet wegnam.

Welke formulering noemt het college als doorgaans beter verdedigbaar in Porsche/Van den Berg?

'Garagebedrijf Van den Berg gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche'.

Welk arrest behandelt compatibele scheermesjes onder de merknaam Parason Flexor?

HvJ EU Gillette/LA-Laboratories van 17 maart 2005.

Wat waren de kernfeiten van Gillette/LA-Laboratories?

LA-Laboratories verkocht Parason Flexor-mesjes en vermeldde hun geschiktheid voor handvatten van Gillette Sensor.

Wat was de centrale rechtsvraag in Gillette/LA-Laboratories?

Wanneer een derde het merk van een fabrikant mag gebruiken om bestemming en compatibiliteit van zijn eigen product begrijpelijk aan te geven.

Wat leert Gillette over het begrip 'nodig' bij bestemming?

De verwijzing moet in de praktijk het enige middel zijn om begrijpelijke en volledige bestemmingsinformatie te geven zodat eerlijke concurrentie mogelijk blijft.

Welke tweede hoofdregel bevat Gillette naast het noodzakelijkheidsoordeel?

Eerlijke gebruiken vereisen loyaliteit aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

Welke vier kerncategorieën van oneerlijk gebruik noemt Gillette?

Schijn van commerciële band en ongerechtvaardigd voordeel uit merkwaarde en reputatieschade of kleinering en presentatie als imitatie of namaak.

Casus: CLEARCUT-mesjes passen aantoonbaar op Gillette Sensor en voeren vooral het eigen merk. Wat toets je?

Gillette en art. 2.23 lid 1 sub c BVIE: juiste compatibiliteitsinformatie en een loyale presentatie zonder officiële-bandverwarring.

Casus: een derde zet op zijn compatibele mesjes groot 'GILLETTE ORIGINAL' hoewel zij van hemzelf zijn. Welke Gillette-grens?

De presentatie kan de herkomst vervalsen en ten onrechte autorisatie of een originele merkwaar suggereren.

Welk arrest behandelt merkgebruik als Google Ads-zoekwoord bij mobiele cabines?

HvJ EU Portakabin/Primakabin van 8 juli 2010.

Wat zijn de kernfeiten in Portakabin/Primakabin?

Primakabin verkocht eigen en gebruikte Portakabin-units en kocht de zoekwoorden PORTAKABIN en varianten met tikfouten voor advertenties.

Wat is de centrale merkfunctie bij een Google Ads-casus volgens Portakabin?

De herkomstfunctie: de gebruiker moet kunnen achterhalen of het aanbod van de merkhouder of van een onafhankelijke derde komt.

Welke drie concrete onderdelen moet je in een Portakabin-casus afzonderlijk bekijken?

Het gekozen zoekwoord en de zichtbare advertentietekst en de webpagina waarnaar wordt doorgelinkt.

Waarom kan 'gebruikte portakabins' dubbelzinnig zijn wanneer de adverteerder ook eigen cabines verkoopt?

De consument kan denken dat alleen originele Portakabin-producten worden aangeboden of een officiële band bestaat.

Welke factor speelt bij de eerlijkheid van de keywordadvertentie een bijzondere rol?

In hoeverre een aanzienlijk deel van het publiek een band tussen de derde en de merkhouder veronderstelt en de adverteerder die onduidelijkheid had moeten zien.

Wat is de uitputtingsdimensie van Portakabin/Primakabin?

Een derde mag in beginsel reclame maken voor echte gebruikte Portakabin-units die rechtmatig in de EER zijn verhandeld.

Onder welke omstandigheid kan een beroep op uitputting bij Portakabin toch mislukken?

Wanneer de advertentie door haar totale presentatie ten onrechte officiële verbondenheid suggereert of misleidend naar eigen andere goederen leidt.

Welke nieuwe uitspraak uit HC5 behandelt een Audi-logoachtig bevestigingselement op een vervangingsgrille?

HvJ EU Audi/GQ van 25 januari 2024.

Wat waren de kernfeiten in Audi/GQ?

Een derde verkocht niet-originele radiatorgrilles voor Audi-auto's met een uitsparing of element dat correspondeerde met de vorm van het Audi-beeldmerk.

Wat was de centrale vraag in Audi/GQ?

Of een derde een merkachtige vorm op een reserveonderdeel mag aanbrengen om een origineel auto-embleem te bevestigen.

Wat leert Audi/GQ over de modellenrechtelijke reparatieclausule?

Zij geeft geen automatisch recht om op een vervangingsonderdeel een teken aan te brengen dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk.

Wat is het verschil tussen 'geschikt voor Audi A4' en het Audi-ringteken op een imitatiegrille?

De tekst kan refererend gebruik zijn en een merkachtig fysiek element op het product is niet zonder meer een noodzakelijke verwijzing.

Casus: een imitatiegrille bevat een logo-vormige uitsparing voor de originele Audi-ringen. Welk arrest?

Audi/GQ: een logoachtig productelement valt niet automatisch onder de beperking voor refererend gebruik.

Casus: een aanbieder vermeldt in gewone tekst dat zijn grille op een Audi A4 past. Welk onderscheid is relevant?

Een eerlijke bestemmingsverwijzing kan onder sub c vallen terwijl het aanbrengen van een merkachtig teken op het onderdeel anders wordt beoordeeld.

Wat is het uitputtingsbeginsel van art. 2.23 lid 3 BVIE?

Een merkhouder kan verdere verhandeling in de EER van concrete waren die door hem of met zijn toestemming daar onder het merk op de markt zijn gebracht in beginsel niet verbieden.

Welke vier kernelementen onderzoek je bij uitputting?

Concrete exemplaren en eerste rechtmatige EER-verhandeling en handeling door of met toestemming van de merkhouder en eventuele gegronde redenen.

Wat is de territoriale omvang van uitputting onder het BVIE?

De Europese Economische Ruimte of EER.

Welke landen behoren naast de EU tot de EER?

IJsland en Liechtenstein en Noorwegen.

Behoort Zwitserland tot de EER?

Nee. Een eerste verkoop in Zwitserland put op zichzelf geen merkrecht in de EER uit.

Welk model is de geldende hoofdregel van art. 2.23 lid 3 BVIE?

EER-uitputting en niet louter nationale of algemene internationale uitputting.

Wat leert het in het boek genoemde arrest Silhouette over internationale uitputting?

EU-lidstaten mogen geen eigen regime van internationale merkenrechtelijke uitputting invoeren.