Los Derechos de Propiedad Intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.

Los derechos de Propiedad Industrial hacen referencia a la explotación exclusiva sobre nombres comerciales, las marcas y las patentes, por un plazo determinado.

En nuestro ordenamiento, tanto la propiedad intelectual como la industrial están reguladas a nivel Constitucional y legal. En primer término, el artículo 19 n° 25 de la CPR dispone que: “La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.”

Así también, la Ley n° 17.336, y sus posteriores modificaciones, es aquella que trata sobre la Propiedad Intelectual en específico. Por su parte, el DFL n° 4 del año 2022, establece y fija el texto actual de la Ley n° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se dijo anteriormente, en nuestro país la propiedad intelectual está regulada por la Ley n° 17.336, cuya última modificación corresponde al año 2017. Esta Ley protege y regula los derechos de autor, los sujetos y la duración de la protección.

Objeto de protección

Esta ley protege los denominados “derechos de autor”, así se consagra en su artículo 1° al disponer “La presente ley protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.”

Los derechos patrimoniales son aquellos que confieren al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros (art. 17).

Establece el artículo 18, respecto de los derechos patrimoniales, que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier

otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro;

b) Reproducirla por cualquier procedimiento;

c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y

d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio.

e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.”

Por su parte, los derechos morales dicen relación con ciertas medidas que puede tomar el autor para preservar su vínculo personal que lo une a su obra. Estas medidas están establecidas en el artículo 14 de la ley, y corresponden a las siguientes facultades:

a) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido;

b) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin expreso y previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación, reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su valor artístico;

c) Mantener la obra inédita;

d) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere, y

e) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca el patrimonio cultural común.

Cabe destacar igualmente, que los derechos morales son transmisibles por causa de muerte, y además son inalienables (que no se pueden enajenar), conforme a los artículos 15 y 16.

Así también, en forma más específica, el artículo 3 contempla un catálogo de creaciones que quedan especialmente protegidas, entre las que podemos destacar los libros, las obras dramáticas, las composiciones musicales, los periódicos, las fotografías, las pinturas, dibujos e ilustraciones, las esculturas, y los programas computacionales.

Sujetos del derecho Encontramos aquí al titular original del derecho, y al titular secundario. El primero corresponde al autor propiamente tal, y solamente él puede decidir sobre la divulgación total o parcial de la obra. El titular secundario es aquel que adquiere el derecho del autor, a cualquier título (art. 6 y 7).

Se presume como autor a quien aparezca como tal al divulgarse una obra.

Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.

Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario. (art. 8).

En la misma línea, el artículo 37 bis de la Ley establece que respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de dichas obras amparadas por el derecho de autor. Eso sí, este derecho o facultad no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.

Por último, el art. 71 Ñ dispone “Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna:

a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines. Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.

b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La información así obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines antes señalados.”

Duración de la protección

Respecto de esto, el artículo 10 de la ley dispone que el derecho se protege por toda la vida del autor, y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.

Tratándose de los programas computacionales, la misma norma dispone que, siendo el empleador una persona jurídica, la protección será de 70 años a contar de la primera publicación.

En el caso de obras realizadas en colaboración, el plazo de 70 años de protección póstuma correrá desde el fallecimiento del último coautor (art. 12).

Si se trata de obras anónimas o bajo seudónimo, la protección dura 70 años, a contar desde la primera publicación. Si antes su autor se da a conocer se estará a lo dispuesto en el artículo 10.

Cuando culmina o transcurre el término de protección, las obras pasan a formar parte del patrimonio cultural común, que es aquel cuyas obras pueden ser utilizadas por cualquiera, pero siempre respetando la paternidad e integridad de las mismas, y que está formado, según dispone el artículo 11, por las siguientes obras:

a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido;

b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklórico;

c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley;

d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidos en la forma establecida en el artículo 2°, y

e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario.

Registro de Propiedad Intelectual

El Registro de Propiedad Intelectual se encuentra establecido y regulado en los artículos 72 y siguientes de la Ley n° 17.336.

En el deben inscribirse los derechos de autor y derechos conexos que establece la misma ley (72).

Para singularizar sus derechos patrimoniales, el titular de ellos podrá utilizar el símbolo "©" anteponiéndolo al año de la primera publicación y a su nombre. Las personas naturales o jurídicas cuyo nombre aparezca indicado de la manera señalada en los incisos anteriores, se presumirán como titulares de los derechos respectivos. (72 bis).

Tratándose de la transferencia de los derechos, a cualquier título que se haga, deben ser inscritas en el Registro dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de celebración del acto o contrato, el cual puede ser celebrado por instrumento público o por instrumento privado ante notario.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se señaló al principio de esta unidad, la Propiedad Industrial esta regulada en nuestro país por el DFL n° 4 del año 2022, el cual establece y fija el texto actual de la Ley n° 19.039 sobre la materia.

Objeto de protección

El artículo 1° dispone que los derechos que quedan comprendidos dentro de la propiedad industrial son las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuito integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). Pueden consistir también en otros elementos o combinaciones de los mismos, como las marcas tridimensionales, olfativas, de patrón, multimedia, holográficas, de movimiento, de posición o táctiles, por mencionar algunas marcas no tradicionales (art. 19). Se inscriben en el Registro de Marcas Comerciales que lleva el INAPI, y que está a cargo del Conservador de Marcas.

Por patente se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención (toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial) (art. 31). La patente da a su titular el derecho exclusivo a vender o ceder sus derechos a otra persona para que la comercialice bajo licencia, o bien para impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un período limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente, su titular, puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso, y puede demandar a quien la explote sin su permiso.

Los modelos de utilidad son títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, pero de escaso valor creativo o de innovación no radical. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como "pequeñas patentes", "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo". Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (art. 54).

Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal

que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. Por su parte, bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva (art. 62).

Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material- art. 73-) son una disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado (art. 74). Esa disposición y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico. En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto (art. 92).

El artículo 14 establece que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte, y que son susceptibles de todo tipo de actos jurídicos, los cuales deben ser otorgados, a lo menos, por instrumentos privado.

Sujetos

El artículo 2 dispone que “Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la

Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley…”

Duración de la protección

Tratándose de marcas comerciales, el registro de ellas tendrá una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tiene el derecho a pedir la renovación por períodos iguales durante los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia, y hasta los 6 meses siguientes a su expiración. Vencidos los plazos sin haberse solicitado renovación, la inscripción o registro caducará sin más (art. 24).

En relación a las patentes de invención, se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 39).

Respecto de las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud (art. 57).

El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de hasta quince años, contado desde la fecha de su solicitud (art. 65).

La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo (art. 78).

Finalmente, El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento (art. 100).

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Dispone el artículo 3 que la tramitación de las solicitudes de inscripción, y el otorgamiento de títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial, corresponden al Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Cuando se presenta y se admite a tramitación una solicitud de inscripción o registro, ya personalmente o con representación de apoderado, es obligatoria la publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial (art. 4).

El artículo 5 dispone que “Cualquier interesado podrá formular ante el Instituto oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.”

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

PRINCIPIOS IMPERANTES EN LA LEGISLACIÓN CHILENA

Es claro que en materia de contratos tecnológicos no es posible aplicar la totalidad de los principios, conceptos y categorías contractuales contenidas en nuestro Código Civil. Así, debemos buscar dentro de la normativa constitucional y civil, aquellos puntos que sean susceptibles de aplicar en materia tecnológica, y que no se contradicen con la realidad contractual imperante.

El fundamento de toda la actividad contractual en materia de tecnología se encuentra en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 n° 21, que consagra el régimen de libertad en materia económica, al señalar que “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen…”.

Como estamos en materia contractual, obviamente deberán surgir obligaciones en este tipo de contratos, y su fundamento lo encontramos en el artículo 1437 del Código Civil, el cual dispone “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones…”.

Es decir, este tipo de contratos, en la medida que se adecuen a la Constitución y al régimen que esta consagra, y además a las disposiciones del Código Civil, nos llevará a considerarlos como una ley para los contratantes conforme al artículo 1545 del Código Civil. En otras palabras, la naturaleza contractual de estos acuerdos tecnológicos es una manifestación del Principio de la Autonomía de la Voluntad, que, en todo caso, se encuentra en cierta medida limitado y no opera en toda la extensión que si lo hace en materia civil.

DEFINICIÓN

Considerando que este tipo de contratos cae en la categoría de “contratos innominados”, no es fácil dar una definición adecuada de Contrato Tecnológico, por la sencilla razón que las existentes son muchas y todas tocan algún punto relevante a considerar. Por lo mismo, también se les suele dar distintos tipos de denominación:

• Contratos de Tecnología - Contratos de Transferencia de Tecnología - Contratos de Traspaso Tecnológico - Acuerdos de Licencia “Licensing Agreement” - Contratos de Licencia - Licencia de Tecnología

Leticia Mota Antúnez define a los Contratos Tecnológicos como “aquellos acuerdos de voluntad mediante los cuales una persona llamada proveedor ejecuta un trabajo de investigación y desarrollo, y/o transmite determinados conocimientos tecnológicos especializados, y/o concede la explotación de patentes, certificados de invención y/o derechos de autor susceptibles de uso industrial y/o asesora para cierto proceso, servicio o producto a otra persona denominada adquirente, quien en la mayoría de los casos da a cambio una remuneración”.

Para Félix Moreno, este tipo de contrato es “el convenio por medio del cual un cedente revela a un concesionario la tecnología para ejecutar una operación y/o licencia para la utilización de conocimientos técnicos; en esta última modalidad, las partes que intervienen en el contrato se denominan licenciante y licenciatario”.

Por su parte, Jaime Álvarez Soberanis señala que los contratos tecnológicos pueden definirse como “el acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes llamada proveedor transmite a otra que se denomina receptora un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial”.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS

Las Partes

Al tratarse de contratos por los cuales se está transfiriendo tecnología, no se habla de vendedor y de comprador como en una simple compraventa. En estos casos se habla de:

a) Proveedor, Concedente, Licenciante, Comunicante o Transmisor: Es aquel que transfiere los conocimientos o realiza cualquiera de las actividades que implican el traspaso tecnológico. Este posee la tecnología y la transfiere a otro a cambio de un precio determinado.

b) Adquirente, Usuario, Concesionario, Licenciatario, Beneficiario o Receptor: Es quien tiene como principal obligación el pago de una remuneración por la tecnología que se le suministra.

Cabe señalar que uno de los principales rasgos de las partes es que, generalmente, una de ellas es experto, es decir, maneja una serie de conocimientos que el otro no posee, está en un plano superior de negociación con lo cual se comprueba la teoría de la “verticalidad” en este tipo de contratos (la verticalidad es una teoría que postula que uno de los contratantes está por sobre el otro, o sea en una posición vertical, debido a la existencia de monopolios, de externalidades, o de simple ignorancia por una de las partes).

Obligaciones entre las partes

1. Obligaciones del proveedor de la tecnología

Obligación de Dar: comprende la transferencia de propiedad o la posesión de bienes muebles que pueden ser corporales (maquinaria, equipo, herramientas, material, etc.- con valor intrínseco-; planos, folletos, manuales, dibujos, etc- con valor incorporado-), o bien incorporales (como derechos respecto de patentes y marcas, licencias de uso y derechos sobre objetos específicos).

Obligación de Hacer: servicios de carácter técnico, de administración y operación, actividad que puede desarrollarse en diversas áreas de una unidad económica (de producción, financiera, de ventas, etc.); la naturaleza y extensión varían según el ámbito dentro del cual se presten y en atención a la actividad o rama de la industria o el comercio en que surja la vida jurídica del contrato.

2. Obligaciones del adquirente de la tecnología

Obligación de Dar: el pago de una remuneración como contraprestación, que podrá ser en dinero o en especie. El pago puede hacerse mediante una regalía, cuando involucre explotación de patentes y uso de marcas. Sin embargo, el más usual es el porcentaje basado en los resultados que se obtengan como consecuencia de la prestación propia del contrato y pagadero periódicamente.

Obligación de Hacer: pueden obligarse a realizar una actividad positiva, por ejemplo, a utilizar un sistema especial de publicidad o a vender los productos con un método determinado.

Obligación de No Hacer: podría ser el obligarle a un secreto comercial, esto significa que no se divulgue un determinado conocimiento o sistema al que se ha tenido acceso en virtud del mismo contrato. Esto sucede, generalmente, cuando se trata de conocimientos no patentados.

El Precio Es la suma de dinero que se ha acordado y que debe ser pagada por el adquirente para la transferencia de la tecnología. En los contratos tecnológicos, este precio recibe el nombre de “royalty”, o, en castellano, regalía. Generalmente es fijado de común acuerdo por las partes.

CARACTERÍSTICAS

En razón de las distintas categorías de contratos que revisamos a propósito de las clasificaciones legal y doctrinaria de los mismos, podemos señalar como características de los contratos tecnológicos, las siguientes:

Contratos Innominados: pues no están contemplados dentro de las categorías que disponen las normas del Código Civil.

Contratos Consensuales: consecuencia de ser contratos innominados, y por ende, la ausencia de regulación, han de aplicarse las reglas generales, esto es, los contratos tecnológicos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, a menos que la ley disponga lo contrario (art. 1443).

Contratos Principales: por lo general, cuando el contrato ha surgido especialmente para regular algún tipo de transferencia que surge a la vida conjuntamente con el contrato; pero por excepción puede haber contratos dependientes de otros, como podría ser el caso de aquellos contratos en que la transferencia de tecnología que se está regulando sean parte de las actividades de una empresa transnacional extranjera que opera desde hace tiempo en el país (art. 1442).

Contratos Bilaterales: porque generalmente produce obligaciones recíprocas entre las partes (art. 1439).

Contratos Onerosos: tienen la utilidad de ambos contratantes, gravándose recíprocamente el uno en beneficio del otro (art. 1440).

Contratos Conmutativos: porque las prestaciones de las partes se miran como equivalentes (art. 1441), pero esto podría ser discutido por el criterio de verticalidad que afecta a este tipo de contratos, lo que podría llevar a situaciones de desigualdad

en las prestaciones debido a presiones indebidas de una de las partes, fundadas en su posición monopólica.

CLASIFICACIÓN

Dentro de los contratos tecnológicos podemos distinguir los siguientes:

1. Contratos de Licencia y Títulos de propiedad industrial (patentes) 2. Contrato de Know-how o Licencia o provisión de conocimientos técnicos no

patentados 3. Contrato de Franchising o Acuerdo de Franquicia 4. Contrato de Asistencia técnica 5. Contrato de Prestación de servicios de ingeniería tanto básica como de detalle 6. Contratos Informáticos

1. Contratos de Licencia y Títulos de propiedad industrial

Consiste en un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona, denominada licenciante, dueño o poseedor de un conocimiento técnico, patentado o no patentado, confiere a otra denominada licenciatario o adquirente, su autorización para que esta, por lo general mediando una retribución pecuniaria, pueda usarlo y explotarlo comercialmente.

Elementos esenciales

Precio: es la suma de dinero que el licenciatario debe pagar al licenciante, por la concesión de la licencia. Generalmente se le denomina como regalía.

Derecho de uso y goce: es la autorización al licenciatario para poder usar y gozar del privilegio industrial por un tiempo determinado. Siempre será temporal, porque las patentes tienen una duración determinada consagrada en la ley.

Clasificación

Gratuitas y Onerosas: según si exista o no una retribución pecuniaria por el uso de la licencia. Las licencias gratuitas están generalmente asociadas como elementos secundarios de una licencia onerosa. Sólo en la licencia onerosa existe una contraprestación por el uso de la licencia, que se denomina regalía.

Exclusiva o No exclusiva: en la exclusiva, el licenciante queda inhabilitado para conceder nuevas autorizaciones para el uso de la licencia, pero puede o no estar autorizado para explotar por si mismo dicha licencia, lo que dependerá de la legislación interna de cada país. Por contrapartida, en las licencias no exclusivas, el licenciante puede otorgar dichas autorizaciones para el uso o explotación de la licencia por otros nuevos licenciatarios.

Según la voluntad que los genera; Contractuales, Obligatorias, de Pleno derecho y de Oficio: contractuales son aquellas que se celebran libremente por las partes en ejercicio de su propia voluntad; son las más comunes.

Obligatorias son aquellas que, en virtud de la ley, se impone la obligación de conceder licencias respecto de algún privilegio, el cual debe ser explotado localmente. En ellas, se concede al titular de una patente un plazo dentro del cual debe poner en explotación su invención, e inclusive se considera la posibilidad de concederla a terceros si es que el titular no cumple con dicha exigencia.

La licencia de Pleno derecho se genera en virtud de una declaración de voluntad del licenciante, en la que se manifiesta la intención de que su invención pueda ser licenciada a quien lo solicite, dejándose a las partes la determinación de las condiciones en las cuales será concedida esta licencia.

Por último, en las licencias de Oficio, cualquier persona puede solicitar autorización para explotar una invención dentro de una determinada actividad industrial, en la cual la autoridad en forma previa ha declarado tal posibilidad. En ellas no interviene el titular de la patente.

Expresa o Convencional y Tácita o Implícita: licencia expresa es aquella acordada en virtud de un contrato. Licencia tácita es la que se origina a consecuencia de la

celebración de otro contrato, cuya única forma de ejecución consiste en la existencia de una licencia; por ejemplo, si se vende una máquina para la fabricación de un determinado objeto patentado, debe presumirse la autorización para fabricar dichos objetos, y dicha autorización presunta constituye una licencia, de lo contrario la compraventa de la máquina no tiene sentido alguno.

Según su duración; licencias de Duración menor que la patente y licencias de Igual duración que las patentes: en las últimas, generalmente se considera que, si nada se ha dicho respecto del plazo de duración de la licencia, esta durará lo mismo que la patente.

Terminación

Las causales de terminación del contrato de licencia son las siguientes:

Plazo: es la más común. Consiste en el término del contrato por cumplirse el plazo estipulado de duración, si es que se le ha fijado un plazo; o bien, no se ha considerado una renovación tácita del contrato.

Rescisión (nulidad): se declara (judicialmente) en aquellos casos en los cuales el contrato adolezca de algún vicio de nulidad establecido en el Código Civil; retrotrae a las partes al estado anterior al de la celebración del contrato.

Resolución: se declara (judicialmente) al verificarse la condición resolutoria táctica (art. 1489 C.C.), esto es, no cumplirse por una de las partes lo pactado, o bien ambas partes no han cumplido lo pactado; produce efectos solo para el futuro.

2. Contrato de Know-how

La expresión Know-how proviene de las palabras en inglés “to know” que significa “saber”, y “how, que significa “como”. La traducción literal de la expresión sería, entonces, “saber hacer”, con lo que se expresa la idea de llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber hacer algo.

De lo dicho anteriormente, varios autores han conceptualizado al know-how.

Para José Giral, el KH es el conjunto de conocimientos técnicos debidamente organizados, que dan como resultado una aplicación industrial o comercial.

Para Denis Borges Barros, es el conjunto de conocimientos técnicos relativamente originales y secretos o por lo menos escasos, que permiten a quien los detenta una posición privilegiada en el mercado.

Cualquiera que sea la definición que se adopte, se pueden desprender una serie de características del KH:

• Comprende una serie de conocimientos técnicos, por lo tanto, es un elemento inmaterial.

• Este elemento inmaterial puede materializarse en un documento, o bien en un soporte material.

• Son conocimientos no patentables, ya sea porque por su propia naturaleza no son patentables, o porque siéndolo, quienes lo detentan no han querido obtener una patente.

• No necesariamente tiene que ser secreto y con esto se crea un monopolio de hecho; porque si se adopta para la protección de elementos técnicos un sistema de patentes, se estará entregando un monopolio legal a su titular. En cambio, si el sistema de protección se basa en la mantención de esos aspectos técnicos en secreto, el KH sólo será un monopolio de hecho, el que estará expuesto a grandes riesgos de ser copiado.

Este contrato de Know-how es un acuerdo por el cual una persona, natural o jurídica, se obliga a ceder al cocontratante los derechos que posee sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a cambio de un cierto precio que aquel se obliga a abonarle.

Objeto

Se considera que el objeto del contrato de KH consiste en facilitar información técnica acerca de una materia específica, la que se mantiene en secreto o con divulgación restringida. De manera que el adquirente pueda realizar el procedimiento técnico que le interesa de la mejor forma posible, con ahorros de tiempo y dinero, todo eso a cambio de un precio.

Duración

Esta debe ser fijada por las partes, aunque sea de ejecución continuada o que consista en un solo acto. Se recomienda que la duración del contrato quede supeditada al tiempo del mantenimiento del secreto.

Confidencialidad o cláusula de secreto

Al carecer de protección jurídica, el titular del KH fijará con mayor rigor la secrecía como una medida de seguridad, con la que el beneficiario deberá resguardar los conocimientos transferidos, para que permanezcan fuera del alcance de la competencia.

3. Contrato de Franchising o Acuerdo de Franquicia

Franquicia, es el derecho de hacer o de usar algo, que usualmente es intangible, y que es otorgado por el franquiciante (proveedor) al franquiciatario (distribuidor).

Para Carlos María Correa es un sistema de distribución- y no de producción- de productos o servicios sobre la base del prestigio y modalidades del poseedor de una marca o nombre comercial.

Héctor Martínez la define como un sistema de cloneo por el cual cada célula o negocio franquiciado, se reproduce en forma idéntica a la original o empresa madre (principal), de tal manera que el progreso de una hace avanzar a la otra, y viceversa. Esto implica una relación continua de reciprocidad.

El Reglamento de la ley de Transferencia de Tecnología mexicana señala que el “Acuerdo de Franquicia es aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmite (transfiere) conocimientos técnicos o bien proporciona asistencia técnica, con el propósito de producir o de vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales, y administrativos del proveedor o compañía franquiciadora”.

Entonces, es claro que este tipo de contrato es una técnica de marketing, y una de las más creativas y usadas desde fines del siglo XX por las compañías transnacionales para penetrar nuevos mercados, ofreciendo el mismo producto original, pero en esas nuevas plazas comerciales (por ejemplo, McDonald’s, Pizza Hut, Coca-Cola, etc.).

Por lo general, la franquicia es una combinación de acuerdo de tres tipos:

• De Producto: aquel en que el franquiciatario actúa como concesionario de la distribución de los productos de la franquiciante manufacturera, utilizando el nombre comercial, logo o marca de ésta, como sucede habitualmente con las concesionarias de automóviles, o la venta de productos cosméticos.

• De Procesamiento o Manufactura: aquella por la cual el franquiciante provee un ingrediente esencial y/o conocimientos técnicos a una firma que va procesar o manufacturar el bien o servicio en cuestión; son comunes en la industria de bebidas gaseosas, en la cual los fabricantes de concentrados conceden ciertas franquicias a las embotelladoras independientes, las que abastecen a los minoristas (para la venta al público).

• De Sistema: el franquiciante ha desarrollado un sistema único o individual de hacer negocios, permite al franquiciatario utilizar dicho sistema, de una manera controlada en la operación de un negocio, propiedad del

franquiciatario. Este es sin duda el sistema que ha experimentado el mayor crecimiento, y opera en el campo de los servicios como cafeterías, restaurantes, salones de belleza, etc. (McDonald’s, Holliday inn, por ejemplo).

Las Partes Franquiciante, Franquiciador o Franchisor: es el proveedor, aquella parte que proporciona los conocimientos técnicos, gerenciales, comerciales o de marketing.

Franquiciatario, Franquiriente o Franchisee: corresponde al receptor o adquirente de los conocimientos que se traspasan.

Tipos de Franquicia 1. De acuerdo al territorio que se controla, pueden ser:

a) Local: cuando se manejan individualmente en un área restringida b) Maestra: cuando se maneja en un área geográfica mayor, con varias

franquicias locales. Operan más o menos como intermediarios, esto es, a la vez como franquiciatario y franquiciante, entre una corporación madre y un franquiciante individual.

2. De acuerdo a su origen: a) Nacionales: son aquellas en que las partes están domiciliadas en un mismo

país. b) Importadas: aquellas que surgen en un país determinado, y luego se

incorporan a una nación diferente. De este tipo de franquicia, la rama que registra una mayor participación es la de alimentos (McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Domino’s Pizza, etc.).

Ventajas del Acuerdo de Franquicia

A nivel general, la Franquicia tiene la ventaja que los costos de expansión del negocio se reparten entre un número siempre (o casi siempre) creciente de

franquiciatarios, y, por lo mismo, funciona como un mecanismo de redistribución que opera en todos los niveles del proceso comercial, desde la inversión de capital y la toma de decisiones, hasta el reparto de utilidades. Además, se eliminan obstáculos a la inversión extranjera, ayuda a eliminar el desempleo, etc. A nivel particular, el acuerdo de franquicias reporta las siguientes ventajas:

a- Para el Franquiciante: - Fortalecimiento y preservación de la marca - Baja inversión de capital - Mayor eficiencia y desarrollo - Ampliación o expansión rápida del mercado - El riesgo se asocia más al franquiciatario (esto porque el franquiciante no

compromete su responsabilidad por las faltas o errores que cometa el franquiciatario durante el desarrollo de su explotación. Existe vinculación entre ambos, pero el franquiciatario no representa ni es mandatario del franquiciante; son independientes)

• Ingresos e incentivos económicos b- Para el Franquiciatario: - Conserva su iniciativa empresarial porque es dueño del negocio - Imagen sólida - Facilidades iniciales; soporte técnico y financiero - Menor riesgo de quiebra (debido al apoyo mutuo que se produce dentro de

este sistema, el riesgo es menor que si explota y extiende su negocio en forma solitaria)

• Entrenamiento gerencial y capacitación de personal - Asesoría continua y supervisión; manual de operaciones - Ingresos e incentivos económicos (se pueden pactar o establecer “premios”

en favor del franquiciatario, como pagos adicionales, rebaja de precios, por cumplir ciertas metas estipuladas)

• Mantiene su independencia jurídica c- Para los Consumidores

• Productos y servicios más baratos, debido a los menores costos de producción

• Pueden abastecerse en sectores no industrializados de productos y servicios de alta técnica y calidad

• Pueden canalizar mas rápidamente sus preferencias y gustos

Forma de pago de la franquicia

El precio inicial consiste en un valor fijo, determinado por la empresa madre en función de diversos factores (financieros, comerciales, etc.).

Posteriormente, todo franquiciatario tiene que pagar al franquiciante una cuota por derechos de uso, de marca, y de transferencias tecnológicas. Es un valor establecido en el contrato y que generalmente se fija como un porcentaje sobre las ventas netas.

4. Contrato de Asistencia técnica La asistencia técnica es el socorro, favor o ayuda sobre cierta materia especifica y que se proporciona en cualquier actividad del ser humano, permitiendo así su mejoramiento cultural, económico y social. Para Juan M. Fariña, son “aquellos contratos por medio de los cuales, la empresa asistente, se obliga a poner al servicio de la otra parte, además de los conocimientos y experiencias, la colaboración mediante personal altamente especializado, y el concurso técnico necesario para la producción”

Podemos ver entonces, que entre la Asistencia técnica y el Contrato de Know-how existen ciertas similitudes, pero la gran diferencia entre ambas es que la primera consiste en la aplicación práctica de conocimientos, puesto que el proveedor (transmisor) participa en el proceso de fabricación, aportando el concurso técnico; mientras que en los segundos solo existe transferencia o suministro de conocimientos, sin que el transmisor intervenga en la aplicación de los mismos.

Además, la asistencia técnica por lo general trae aparejada una obligación de resultado, en cambio por el know-how generalmente no se garantiza nada.

Obligaciones del Proveedor Básicamente, el proveedor suministra insumos de información y de gestión. Dentro de estas obligaciones encontramos:

a. Prestar por si mismo (o por sus dependientes) un servicio de carácter técnico, o bien dirigiendo a terceros en actividades de producción, ingeniería financiera y de ventas, o en la distribución del producto.

b. Asesoramiento en cualquier aspecto de la industria c. Investigar en una determinada rama científica d. Vigilar la aplicación de técnicas, control de calidad, desarrollo del proceso

productivo, etc. e. Informar sobre perfeccionamientos del producto y del proceso.

Obligaciones del Receptor

Su obligación primordial es pagar por la contraprestación, sea en dinero, en especie, o en forma mixta.

Pero, además, puede tener obligaciones accesorias, como:

• Vigilar la calidad y el prestigio del producto - Vender los productos de un modo determinado - Utilizar un sistema especial de publicidad

En general, es seguir las instrucciones entregadas por el proveedor.

5. Contrato de Prestación de servicios de ingeniería, tanto básica como de detalle La ingeniería es “la aplicación de las ciencias físico-matemáticas a la invención, perfeccionamiento y utilización de la técnica para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial”.

Los servicios de ingeniería son “aquellos por cuyo intermedio los conocimientos técnicos son efectivamente utilizados e incorporados al sistema productivo, ya sea mediante la creación de capacidad instalada, o bien a través de cambios en las condiciones de producción o en la naturaleza específica de lo que se produce”. Conforme a la doctrina, se contemplan dos tipos de ingeniería: Ingeniería básica: es la que determina todas las etapas de un proceso productivo, con base en el conocimiento tecnológico generado por la investigación y desarrollo experimental, y en el conocimiento empírico existente. Ingeniería de detalle: es la aplicación de los datos que proporciona la ingeniería básica, para, por ejemplo, el diseño del equipo en una planta, o la realización de un proyecto a nivel industrial, comprendiendo la construcción y montaje de maquinaria y equipos, instalación eléctrica, instrumentación e instalación de servicios auxiliares, etc.

A partir de lo dicho anteriormente, y de los conocimientos previos, podemos definir el “Contrato de servicios de ingeniería como el acuerdo por medio del cual una empresa proveedora conviene en proporcionar a otra, denominada adquirente, los datos y conocimientos que se requieren para la fabricación de un equipo o de una planta, y la puesta en marcha de los mismos; todo, a cambio de una contraprestación, generalmente consistente en dinero”.

Clases Consulting Engineering: en este contrato, que es eminentemente de estudio, la empresa de ingeniería suministra a su cliente, a cambio de un precio, determinados estudios de carácter técnico-económico, dirigidos a la realización de un proyecto industrial, o bien simplemente a la reorganización, modernización o ampliación de una empresa. Comercial Engineering: la empresa de ingeniería puede no solo obligarse a transmitir determinados conocimientos, y realizar estudios técnicos, sino que también a ejecutarlos, poniéndolos a disposición del adquirente. Podría, por

ejemplo, obligarse a entregar al adquirente un establecimiento industrial completamente instalado y funcionando (contrato llave en mano); o un producto determinado (contrato producto en mano).

6. Contratos Informáticos Contratos informáticos son “aquellos acuerdos entre partes, que crean, conservan, modifican o extinguen derechos y obligaciones relacionados con los sistemas, subsistemas o elementos destinados al tratamiento sistematizado de la información”.

Partes a. Proveedores: son las personas naturales o jurídicas dedicadas, en general,

a la construcción, distribución y venta de equipos, así como a la prestación de servicios informáticos, cuyas prestaciones consisten básicamente en obligaciones de dar y hacer. Dentro de sus obligaciones, las principales son:

• Salvaguardar los intereses del cliente, y darle consejo e información - Cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus servicios

dentro de los plazos acordados - Realizar las prestaciones conforme a lo convenido en las cláusulas del

contrato - Garantizar los vicios ocultos y la evicción que pueda llegar a tener la

prestación realizada (corresponde a la obligación postcontractual de saneamiento, en caso que se trate de una compraventa)

b. Usuarios: son todas aquellas entidades públicas o privadas, o individuos, que requieren satisfacer determinadas necesidades a través de los bienes informáticos. En otras palabras, son quienes reciben las prestaciones de los proveedores.

Entre sus principales obligaciones, encontramos: - Pagar el precio convenido según las modalidades acordadas en el contrato - Informarse, documentarse, visitar exposiciones y demostraciones de equipos

o de servicios informáticos en general - Determinar de forma precisa sus necesidades de automatización, fijando y

comunicando sus objetivos precisos - Capacitar adecuadamente a su personal para el manejo de los servicios

informáticos comprendidos en el contrato - Aceptar y recibir el material o los servicios que ha solicitado, y adaptarlos a

sus propias necesidades

Tipos de contratos informáticos

Se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a los siguientes ítems:

1. En cuanto al objeto del contrato: a. De Desarrollo de Software b. De Bienes: compraventa de software (programas), compraventa de

hardware (equipos), suministro de refacciones, arrendamiento comercial. c. De Servicios: mantenimiento correctivo y preventivo, asistencia técnica.

2. En cuanto a la modalidad que pueda revestir: a. Contratación Llave en mano: aquí, el proveedor toma a su cargo la

construcción e instalación de un sistema informático en condiciones de funcionar. Importa una obligación de resultado.

b. Prestación Informática: es quizás el más común de los contratos informáticos, por ejemplo, el arrendamiento de un programa de cómputo para la automatización de un proceso productivo.

c. Contratos Complejos: estos abarcan más de una prestación informática, por ejemplo, la provisión de un equipo, asistencia técnica y mantenimiento, todas en forma conjunta.

En cuanto a los contratos propiamente tales, que puedan encasillarse dentro de las mencionadas categorías, podemos encontrar:

• Licencia de uso de programas - Desarrollo de programas - Compatibilización de equipos - Contratos de programa-producto - Contrato de adquisición de programas - Contratos de material o de sistema - Contrato de mantenimiento

Cláusulas del Contrato

Las principales y más comunes cláusulas de los contratos informáticos pueden resumirse de la siguiente manera:

a. Definiciones: como en ellos suelen usarse vocablos o palabras de carácter técnico, que por lo tanto no son de uso general o común, deben ser definidas en el contrato para evitar confusiones al momento de ejecutarlo. Se deben incorporar anexos con definiciones claras, precisas, sintéticas y completas.

b. Control, Supervisión y Acceso: se debe ejercer un estricto control sobre los bienes adquiridos o los servicios prestados; es conveniente un asesoramiento externo y especializado. Además, se debe prestar un óptimo servicio de mantención de los equipos, así como realizar un control moderado sobre los funcionarios del proveedor que laboren con el usuario para evitar trabajos negligentes o poco profesionales que dieren lugar a demorar, desperfectos o gastos no contemplados.

c. Asistencia y Capacitación: en la mayoría de los contratos se establecen cláusulas de este tipo, en las que se considera la capacitación del personal de la empresa usuaria debido a la complejidad y novedad de los servicios informáticos.

Se señala el tiempo y duración de este servicio, días y horas a realizarse. El lugar, por lo general, será el que determine el usuario. También se consignan las condiciones bajo las cuales se prestará este servicio.

d. Secreto y Confidencialidad: el proveedor debe dar un carácter estrictamente confidencial a las informaciones y antecedentes que sobre su situación entregue el usuario. En el caso de producirse filtración o divulgación de antecedentes e informaciones importantes, el contrato debe contener o estipular las sanciones para el proveedor por esta negligencia o actitud dolosa, dando lugar a sanciones civiles y/o criminales, según sea el caso.

e. Garantías y Responsabilidad: el proveedor debe garantizar el buen goce y disfrute de los bienes y/o servicios informáticos que preste el usuario, por lo que debe garantizar:

• Su funcionamiento por un tiempo determinado, luego del cual se celebra un contrato de mantenimiento

• El proveedor se compromete a entregar al usuario aquello que fuere acordado

• A responder por todas las garantías que digan relación con la calidad y buen funcionamiento de los equipos o servicios informáticos cuya entrega comprende la obligación del proveedor.

f. Cláusulas diversas: nos referimos a aquellas que las partes acuerdan incluir en el contrato para una mejor relación contractual. En mayoría, se refieren a limitaciones en la responsabilidad de las partes, por lo general, a favor de los proveedores. Son ejemplos de ellas:

• Cláusula de no solicitud de personal: aquí, el usuario se compromete a no contratar al personal del proveedor para que trabaje con él.

• Cláusula de restricción de acceso al equipo: aquí se libera al proveedor de responsabilidad por defectos o mal funcionamiento del equipo o servicio, en caso que haya habido intervención de terceros en esos equipos o servicios, y estos no hayan sido autorizados o hubieran sido de la confianza del proveedor.